Los casos 57. 1 y . 2 contienen dos Sentencias del Tribunal Supremo que versan sobre las diferentes interpretaciones jurisprudenciales que se le ha ido dando a la semejanza de marcas y su registro o denegacion. En la primera parte de la exposicion se estudiaran ambas sentencias y su fallo observando en cada una de ellas la legislacion aplicable en cada momento y la interpretacion de la prohibicion de marcas semejantes que se realiza con respecto a la misma.
En una segunda parte se tratara la evolucion de la prohibicion relativa desde el Estatuto de Propiedad Industrial aplicado en la STS 13 Febrero 1996, su redaccion en la Ley de Marcas de 1988 aplicada en la STS 30 Noviembre de 2004 y por ultimo la redaccion definitiva de la Ley de Marcas de 2001 que traspone la Directiva de Marcas. Por ultimo y a modo de conclusion, se dictaminara el fallo de los supuestos de hecho de ambas sentencias aplicando la legislacion y la interpretacion jurisprudencial vigente.
RJ 19961221, STS de 13 Febrero de 1996. Esta resolucion es un recurso de apelacion por via de lo contencioso-administrativo ante la desestimacion en primera instancia por el TSJ de Madrid de la demanda interpuesta por
Se dictamina tras su estudio que su distincion es practicamente imposible. Incide ademas que no es solo el riesgo de confusion de productos el que trata de evitar la prohibicion, sino tambien que ambos productos, a pesar de ser diferentes, pueden causar una confusion indirecta de su fabricante que implicaria aprovecharse del prestigio adquirido por este, citando sentencias del propio TS que marcan esta tesis. Termina, por tanto, desestimando la demanda y no admitiendo el registro de Tele-Action como marca.
En esta STS se pone de manifiesto la interpretacion literal del art. 124. 1 al evaluar tan solo la semejanza de las marcas individualmente, y no realizar un examen independiente de la semejanza de productos. Tal interpretacion no respeta el principio de especialidad que se defendia desde la doctrina y en algunos casos en Tribunales de menor instancia (vease el caso Pamela RJ 1985/3858 donde a pesar de tratarse de marcas para productos de limpieza y otra del mismo nombre para consumo humano no se considera dicha diferenciacion de productos).
Si bien se menciona que son productos diferentes (aunque afines) se realiza como modo de reforzar el riesgo de confusion que existe y no como un elemento independiente a examinar (asi considera que debe ser tratado dicho criterio en su sentencia 27 de octubre de 1982, «si se acude al posterior criterio de la clase de productos es como un elemento coadyuvante cuando media duda razonable sobre la confundibilidad, pero nunca a suplantarle»). RJ 20047454, STS de 30 noviembre de 2004.
En este caso se presenta un recurso de casacion por Scala Internationla A. B contra la sentencia TSJ de Madrid 115/2001 en el que se desestima su pretension de registrar como marca Scala. Dicha marca se encontraba inscrita y existian otras semejantes aunque en distintos grupos del Nomenclator Internacional, motivo por el cual se denego su inscripcion. La marca Scala se pretendia registrar como producto incluido en el grupo 9 del Nomenclator Internacional, que incluye programas de ordenadores.
Existia con anterioridad la marca internacional Scala, identica a la marca que pretendia su registro, para aparatos de registro, produccion y reproduccion de sonido y otra de igual nombre para medidas e instrumentos de medida; ademas otra marca espanola semejante, Skala, para aparatos de reproduccion audiovisual. El TSJ invocando el art. 12. 1 de la Ley de Marcas de 1988 determina que existe una semejanza fonetica en una de las marcas (Scala y Skala) y una identidad.
Si bien no realiza examen alguno del segundo elemento nombrado en dicho articulo referente a la semejanza e identidad de los productos, aunque si lo nombra en su fundamento juridico. En segundo lugar la demandante incorpora autorizacion de las empresas afectadas por la posible semejanza, invocando el art. 12. 2 de la Ley de Marcas que permite la incorporacion al registro a pesar de la semejanza o identidad de marcas o productos, siempre que se evite el riesgo de confusion.
Ante dichas autorizaciones el TSJ estima que si bien hay una parte dispositiva en la proteccion de marcas que es su finalidad de proteger prestigio de terceros y que por tanto estos pueden disponer de el; alude el ya mencionado en otras STS fin de evitar la confusion de los consumidores, interes general que no es disponible. Termina por no admitir dicho precepto pues considera que no desaparece el riesgo de confusion para el consumidor y por tanto no se esta en el supuesto de hecho contemplado por dicha excepcion.
El TS en su sentencia de casacion loa la argumentacion expuesta por el TSJ de Madrid al diferenciar el aspecto denominativo y aplicativo de la prohibicion del art. 12. 1, pero marca que erro en su examen pues tan solo se realizo la evaluacion del primer elemento obviando la del segundo. Asi el TS realiza un analisis de la semejanza de los productos a tratar determinando que . Considerando pues que no se da el segundo elemento el TS estima la pretension de Scala Internacional A. B. y declara procedente la inscripcion, sin entrar a juzgar si la interpretacion referente al art 12. era pertinente. En esta sentencia se aplica ya la nueva ley de Marcas de 1988 en el que se incorpora el principio de especialidad para marcas semejantes y por tanto la existencia de dos elementos diferenciados, denominacion y producto. Parte de la doctrina considera de todos modos que a tenor de la redaccion del art. 12. 1 el supuesto de hecho no se ve agotado por estos dos elementos sino que es necesario que se “pueda inducir a confusion en el mercado o generar un riesgo de asociacion”.
Me parece acertada esta posicion, que si bien matizada por doctrina comunitaria, es la que se sigue en la actual redaccion de la prohibicion relativa por semejanza de marcas. Si bien en el caso presente no era necesaria la evaluacion pues no se daba uno de los elementos necesarios para la posible existencia de inducir al riesgo de confusion, en mi opinion, se deberia haber nombrado como elemento a evaluar en la argumentacion juridica. Evolucion historica del precepto. El Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929 en su art. 24 regula las prohibiciones para el reconocimiento por el registro de una marca y en su apartado primero reza: “1? Los distintivos que por su semejanza fonetica o grafica con otros ya registrados puedan a inducir a error o confusion en el mercado. Se entendera que existe semejanza fonetica cuando la vocal o silaba tonica sea tan dominante que absorba la pretonica y la postonica de modo que el oido solo perciba la tonica caracteristica de la denominacion registrada. ” Este precepto es el utilizado para denegar la concesion de marcas hasta la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 1988.
Dado su amplia vigencia es el precepto mas usado en nuestra jurisprudencia de marcas y sobre el que se construyo la erronea doctrina jurisprudencial de analizar tan solo la semejanza denominativa. Eran, asi pues, denegadas bajo esta interpretacion cualquier marca que ya estuviese registrada sin importar el producto que diferenciase y cualquier marca que tuviese una semejanza con otra anterior que pudiesen inducir a error o confusion. Es asi que la doctrina de TS durante largo tiempo realizo una interpretacion literal del precepto como en las arribas citadas STS RJ 1985/3838 o RJ 1982/5814.
Asi pues en un comienzo la diferencia de productos era simplemente obviada aunque si bien conforme fue evolucionando la doctrina se admitia tal elemento como coadyuvante para la interpretacion del riesgo de confusion (RJ 1982/5814) hasta admitir que con las nuevas redacciones del precepto y de la doctrina europea tal interpretacion no era la mas correcta, como indicaban doctrina comunitaria y autores, pero si la unica que cabia ante tal precepto ya que no aparece como elemento diferenciado o determinante en la definicion legal del precepto (RJ 2002/170).
Parte de la doctrina ya defendia que no era correcta la interpretacion literal de tal precepto y que con una interpretacion sistematica amparada en el art. 1 y 118 especificamente para marcas del EPI que declaraba como finalidad la distincion de los similares y que por tanto habia que atender tambien a razones de semejanza de productos. En la posterior Ley de Marcas de 1988, muy criticada dada su aprobacion poco tiempo antes de tener que realizar la trasposicion de la Directiva de Marcas, se regula la prohibicion en su art. 12 tal y como sigue : “1.
No podran registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonetica, grafica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios identicos o similares puedan inducir a confusion en el mercado o generar un riesgo de asociacion con la marca anterior. b) Que por su identidad o semejanza fonetica, grafica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusion en el mercado. ) Que sean identicos a un rotulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca. 2. Sin embargo, podra registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades identicas o similares, uando el solicitante presente por escrito autorizacion fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusion. ” Como se observa se termina con la discusion doctrinal entre autores y TS, siguiendo la redaccion que iba a tener la DM y diferenciando los dos elementos: denominativo y aplicativo. Si bien desde la doctrina se critica la inclusion como elementos alternativos, asi redactado: “induccion a confusion en el mercado o generar un riesgo de asociacion con la marca anterior”.
Se considera un error del legislador separar ambos conceptos y considerar el riesgo de asociacion, ademas de que el termino “pueda inducir a confusion” era distinto al que se habia consolidado ya en Europa y que se plasmaria en la DM como “riesgo de confusion”. Ademas se anade en la redaccion “riesgo de asociacion”, elemento que en la redaccion espanola no se integra dentro del riesgo de confusion y adquiere un contenido independiente y alternativo, a diferencia de la DM que lo integraba como un elemento constitutivo del riesgo de confusion.
Podemos encontrar una definicion de estos riesgos y sus diferencias en el apartado 16 de STJCE asunto C-251/95, Sabel-Puma: “el supuesto en el que publico confunde el signo y determinada marca (riesgo de confusion directa); en segundo lugar, el supuesto en el que el publico establece un vinculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde (riesgo de confusion indirecta o de asociacion); en tercer lugar, el supuesto en el que el publico relaciona el signo y la marca, debido a que la percepcion del signo evoca la marca, sin, no obstante confundirlos (riesgo de asociacion propiamente dicho)”.
En su siguiente apartado aclara que en la interpretacion del riesgo de confusion tan solo considera los dos primeros supuestos, no siendo el riesgo de asociacion una alternativa sino que un elemento que permite determinar el alcance del riesgo de confusion. Para el analisis de la existencia del riesgo de confusion diversas STS asientan la interpretacion de que si bien la evaluacion de cada elemento debe realizarse individualmente, su consideracion para emitir el juicio de riesgo de confusion debe ser de forma conjunta (STS de 28 Noviembre de 2001 sobre las marcas Margaret Astor y Astor).
Linea que seguiran tambien doctrina europea en sentencias como la de Sabel antes mencionadas. En la evaluacion individual de cada elemento se tendra en cuenta la semejanza fonetica, conceptual y a los elementos dominantes de las marcas a comparar, pues son las que tiene en cuenta el consumidor. La semejanza de productos no se ve agotada por estar incluidos ambos productos en el mismo nomenclator, si bien, su organizacion en clases sigue criterios que son semejantes a los que se evaluan: sean complementarios o destinatarios semejantes, si bien se atiende siempre al caso concreto existiendo una gran casuistica.
En su apartado dos se incluye la excepcion a la prohibicion en el caso de autorizacion expresa de las marcas anteriores para autorizar el registro de la marca identica y semejante. En mi opinion, encuentro acertada en este caso la argumentacion seguida por TSJ de Madrid en el caso Scala, considero que el elemento de semejanza o identidad denominativa o aplicativa puede ser dispuesto por los propietarios de marcas anteriores y considerar que no les perjudica; pero sigue existiendo un tercer elemento, el riesgo de confusion del consumidor, interes general que no es disponible y que por tanto tal y como reza el precepto se debe evitar.
Por ultimo la nueva Ley de Marcas de 2001 traspone, y trascribe literalmente, lo dispuesto en la DM por lo que se armoniza por completo la legislacion comunitaria y se adquiere la interpretacion y doctrina que viene realizando el TJCE sobre esta materia. La prohibicion relativa sobre marcas anteriores se encuentra en el art. 6 apartado 1: “No podran registrarse como marcas los signos: a)? Que sean identicos a una marca anterior que designe productos o servicios identicos. b)?
Que, por ser identicos o semejantes a una marca anterior y por ser identicos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusion en el publico; el riesgo de confusion incluye el riesgo de asociacion con la marca anterior. ” Se puede observar que, obviamente, se mantiene el principio de especialidad asentado ya en la anterior ley y, anteriormente, en Europa. Por tanto tenemos dos elementos necesarios: identidad o semejanza de marcas y identidad o semejanza de los productos.
El apartado a) se ocupa en el caso de que exista identidad denominativa y de productos, no siendo necesario ninguna interpretacion o examen por ser un criterio absoluto. Mientras que el resto de combinaciones se subsumirian en el apartado b). Ya se ha expuesto antes las lineas de interpretacion que siguen tanto doctrina espanola como comunitaria para interpretar la existencia de semejanza y su relacion con el riesgo de confusion, tercer elemento necesario para denegar el registro de la marca e independiente a los dos anteriores.
El riesgo de confusion no va a venir determinado solamente por la semejanza denominativa o de productos, sino que tambien se graduara dependiendo la notoriedad de la marca: si la marca con la que es semejante es muy poco conocida el riesgo de confusion es menor que si la marca a la que se asemeja se acerca al concepto de marca notoria. Anade ademas un cuarto elemento, de procedencia comunitaria, como es el concepto de “consumidor medio” al referirse que el riesgo lo debe sufrir el publico.
Este concepto ha sido definido por la doctrina comunitaria y, se resume, en que se debe evaluar el conocimiento, especialidad y atencion que pone el consumidor medio que compra esa clase de productos. No es por tanto un consumidor medio general, si no el consumidor medio dentro del conjunto de consumidores del producto. Asi se entiende que hay mayor riesgo de confusion cuando el producto sea consumido de manera cotidiana y a ajo coste pues la atencion que se emplea y los conocimientos especificos son escasos, mientras que productos especializados, de consumo puntual o caros son comprados con una mayor diligencia y cuidado debido a la finalidad o coste que poseen. Por ultimo resenar que desaparece el apartado 2 de la Ley de Marcas de 1989 ya que no tiene sentido en el nuevo procedimiento de registro de marcas donde segun el art. 20. 1 de la Ley de Marcas de 2001 no se realizara examen de las prohibiciones relativas cargando a los titulares de marcas que puedan verse afectadas con la oposicion de sus marcas frente a la nueva inscrita.
A este respecto, si bien agiliza los procedimientos, en mi opinion se podria realizar dos criticas: la marca registrada y resultante durante el periodo en el que es posible la oposicion es juridicamente “menos segura” al poder sufrir la oposicion de marcas anteriores una vez se esta comercializando un producto; y la segunda, dado que como se ha comentado el TS considera una doble finalidad de la prohibicion relativa: asegurar que no hay aprovechamiento indebido de la reputacion de marcas anteriores (un interes privado y que por tanto es disponible) y proteger al consumidor del riesgo de confusion.
Esta ultima proteccion no se observa al no realizarse de oficio dicho examen sino mediante oposicion de las marcas anteriores, dejando que sean dicho titulares los que evaluen que existe riesgo de asociacion y por tanto perjuicio para sus empresas. Ante esto la ley en su art. 18. 4 y desarrollado posteriormente en el art. 15 del Reglamento que desarrolla la Ley de Marcas, establece un mecanismo de comunicacion y publicacion de nuevas marcas que puedan ser semejantes a marcas anteriores para que los titulares de las mismas puedan oponerse.
Si bien, a mi juicio, sigo considerando que se ha prescindido de la proteccion al consumidor al riesgo de confusion desde la Ley de Marcas y dicho interes general queda protegido tan solo en la medida que sea opuesto por particulares que vean afectado sus derechos de marcas. Aplicacion de la legislacion vigente a los supuestos de hecho dados. Para finalizar el comentario de las sentencias y la teoria asociada a los temas que tratan, se resume aqui los elementos necesarios para entender que la marca incurre en la prohibicion relativa del art. 6. • Semejanza o identidad con otra marca anterior (identidad denominativa). Semejanza o identidad de productos que designan (identidad aplicativa). • Riesgo de confusion. ? Riesgo de asociacion (vinculado a la notoriedad de las marcas). ? Publico al que va dirigido. El caso de Teleaccion y Tele-action. La evaluacion de la denominacion en este caso se realiza por el analisis de la composicion de la marca, siendo conceptualmente identica dado que action es la traduccion anglosajona de accion. Ademas en un examen fonetico ambas marcas suenan muy semejantes ya que en ambas comparten la misma silaba tonica. Es por tanto una semejanza muy marcada.
La evaluacion de los productos a los que nombran pertenecen a clases del nomenclator distintas si bien los servicios que designan clase 35 “asesoramiento de empresas” y clase 42 “servicios prestados por personas, individual o colectivamente a titulo de miembros de una organizacion que requieran un alto grado de actividad mental y se refieran a aspectos teoricos o practicos en materias complejas del esfuerzo humano” son a su vez muy semejantes pudiendo entenderse incluso que el asesoramiento de empresas podria estar abarcado dentro de la definicion del grupo 42.
No hay por tanto una distincion muy marcada de productos. El riesgo de confusion que en conjunto viene determinado por las anteriores evaluaciones es pues bastante alto. El riesgo de asociacion, que se integra dentro el anterior, es escaso la poca notoriedad que ambas marcas poseen. Si bien analizando el consumidor medio que acudiria a este tipo de servicios en los que se busca asesoramiento o ayuda, podemos presumir que sus conocimientos y atencion a la hora de contratar estos servicios seran elevados por lo que reducen dicho riesgo.
En una vision en conjunto de todos los elementos estudiados, a mi juicio me parece suficiente la casi identidad de marcas y servicios que se dan en el caso para determinar que en el caso de que Teleaccion se opusiera a la marca registrada Tele-action, su oposicion prosperaria. El caso Scala La marca que se pretende registrar entra en conflicto con otras marcas ya registradas bajo el nombre de Scala y Skala.
Se observa claramente la identidad con la primera y la homofonia con la segunda, cuya unica diferencia es la letra k en su expresion escrita. Los productos a los que se aplican dichas marcas son como se han visto en el examen del caso anteriormente, distintos. Si bien se pueden englobar en el amplio circulo de las nuevas tecnologias, unos son aparatos de reproduccion o medidores mientras que la marca que se pretende registrar se aplica a software.
Por lo que la semejanza en este caso es mas bien reducida. En una aproximacion al riesgo de confusion que podria darse dada la casi identidad de las marcas, el consumidor medio de estos articulos se puede presumir como alguien con conocimientos tecnicos en un entorno industrial y que por tanto tiene pericia suficiente para distinguir entre los productos y su procedencia.
Por tanto en base a la teoria del consumidor medio y que no son marcas especialmente notorias que puedan llevar a riesgo de asociacion, se puede determinar que el riesgo de confusion es mas bien escaso. Se llegaria por tanto a la misma conclusion adoptada por TS que no existe una verdadera semejanza entre productos y se ve completamente paliada por el escaso de riesgo de confusion que podria padecer el consumidor medio, pudiendo registrarse y siendo dificil que cualquiera de los titulares de marcas anteriores pudiera oponerse.
